El TS y los límites al agotamiento derecho de marca

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El derecho de marca, propiedad industrial, que recae sobe un signo distintivo, se caracteriza por la exclusividad que atribuye sobre la explotación de aquel signo distintivo, una exclusividad que, sin embargo, cuenta con limitaciones. Una de ellas es el conocido como agotamiento del derecho de marca.

A dicho límite se refiere el artículo 36 de la Ley de Marcas, en el que puede leerse lo siguiente:

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Pues bien, la STS de 22 de abril de 2016, analiza al hilo de un recurso de casación, los motivos legítimos para excepcionar el agotamiento del derecho de marca por parte de su titular, así como su relación con el derecho de competencia.

En concreto destaca el TS al respecto lo siguiente:

5.- Para decidir el recurso de casación planteado por la demandada, ha de analizarse en primer lugar la función que tiene el agotamiento de la marca (arts. 13.1 RMC, 7.1 de la Directiva y 36.1 LM) y los «motivos legítimos» que pueden excepcionarlo (arts. 13.2 RMC, 7.2 de la Directiva y 36.2 LM).

La jurisprudencia comunitaria ha resaltado la estrecha relación existente entre la regulación del agotamiento de la marca y la libre competencia protegida por los tratados comunitarios. El apartado 37 de la STJCE de 4 noviembre de 1997, asunto C-337/1995, caso Parfums Christian Dior , afirma:

«En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el artículo 7 de la Directiva debe interpretarse a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36 (véase la Sentencia de 11 julio 1996 [TJCE 1996\125], Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93 , C-429/93 y C-436/93, Rec. pg. I-3457, apartado 27), y que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (véase la Sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada, apartado 46) ».

De lo expuesto se deduce que el titular de la marca no puede excepcionar el agotamiento de la marca para introducir restricciones injustificadas a la libre competencia, como ocurre cuando pretende imponer que la comercialización ulterior de los productos solo pueda realizarse por quien esté autorizado para ello por el titular de la marca. Está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican.”

Concluye el TS confirmando la existencia de motivos legítimos para la excepción del agotamiento del derecho de marca, para estimar parcialmente el recurso de casación:

“3.- Las circunstancias mencionadas (nombre de la página web, presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos, junto con otros de inferior calidad, limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos) no son inherentes a la comercialización on line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de las demandantes, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo.

Lo expuesto lleva a considerar que concurrían motivos legítimos que permitían a las demandantes excepcionar el agotamiento de sus marcas y oponerse a la comercialización de sus productos que la demandada realizaba en su página web.”

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