El Supremo resuelve el conflicto PASCUAL-DON SIMÓN por el término FUNCIONA

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El pasado 8 de octubre el CGPJ hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2013 , por la que se resuelven los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal que ponen fin al litigio entre Pascual y Don Simón por el empleo y utilización del término funciona, en lo que constituye un interesantísimo supuesto de conflicto marcario y de competencia desleal entre dos competidores directos.

Reproduzco, a continuación, por su claridad expositiva, el contenido de la nota resumen publicada por el CGPJ, en relación con la Sentencia:

“Grupo Leche Pascual y Corporación Empresarial Pascual, como titulares de tres marcas que incluían en su denominación “Pascual Funciona” y, Grupo Leche Pascual, además, como comercializadora desde 2006 de una bebida de leche y frutas bajo la denominación “Pascual Funciona”, con una cuota de mercado del 40% en aquel momento, formularon demanda contra la empresa García Carrión con fundamento en que esta empresa desde agosto de 2008 había empezado a comercializar una bebida de zumo y leche bajo la denominación “Don Simón Funciona” y “Don Simón Funciona Max”, con una representación gráfica similar (fundamentalmente el primer producto).

En la demanda se acumulaban acciones marcarias y de competencia desleal. El Juzgado desestimó las acciones marcarias al no apreciar infracción, tras examinarlas únicamente desde la perspectiva de la prohibición de identidad y del riesgo de confusión (sin tomar en consideración la posible notoriedad de las tres marcas registradas). Sin embargo, al examinar las de competencia desleal, pese a entender que los comportamientos denunciados, imputados a Don Simón, no constituían actos de imitación, sí consideró que eran contrarios a la buena fe.

Esta sentencia fue recurrida por ambas partes. La demandante reiteró la existencia de infracciones marcarias, aunque no impugnó la desestimación de la declaración de actos de imitación. La demandada interesó la revocación del pronunciamiento del Juzgado acerca de la existencia de competencia desleal por comportamiento contrario a la buena fe.

La Audiencia confirmó la desestimación de las acciones marcarias  y negó incluso su consideración de marcas notorias, aspecto que el Juzgado no había examinado, diciendo al respecto que la notoriedad afectaba solo a Pascual y no a Funciona. Pero estimó el recurso de Don Simón al considerar que la sentencia del Juzgado había incurrido en incongruencia por alterar la causa de pedir habida cuenta que en la demanda la acción de competencia desleal se había basado en una única conducta de imitación de la forma externa de presentación del conjunto del envase del producto.

Ahora, la Sala de o Civil del Tribunal Supremo, desestima el recurso de casación y estima el recurso extraordinario por infracción procesal, con el resultado de desestimar el recurso de apelación de D. Simón y de confirmar el fallo de primera instancia con dos únicas matizaciones: 1) suprimir de la condena a cesar en la conducta desleal la referencia al empleo de cualquier forma de presentación que incluya la palabra “funciona”, aplicado al mismo tipo de producto (leche y zumo de frutas) y 2) la publicación de la sentencia en dos diarios de tirada nacional se refiere a una información breve y sucinta del contenido de la sentencia.

Para llegar a ese fallo, la sentencia, de la que es ponente el magistrado D. Ignacio Sancho Gargallo, razona, en cuanto al recurso por infracción procesal, que la sentencia del Juzgado no fue incongruente con la demanda y que, por ende, no debió haberse estimado el recurso de apelación de Don Simón). El argumento que utiliza para ello consiste en que, aunque la demanda no era muy clara, cabe entender que la conducta de imitación del envase que se incardina en el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) también denuncia un comportamiento susceptible de tipificarse en la conducta del art. 5 LCD (actual 4.1 LCD), esto es, la utilización por Don Simón del término “Funciona” para identificar un producto de zumo y leche que Leche Pascual venía comercializando desde antes, aprovechándose así de la inversión publicitaria y reputación de esta última empresa. Como consecuencia de su desestimación analiza si la conducta de la demandada fue contraria a la buena fe, y cuáles han de ser sus consecuencias, concluyendo que se da esta circunstancia de ir contra la buena fe, pues cabe apreciar el expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, que fue lo que aconteció al usar Don Simón el término “Funciona” sobre el que se basaba la campaña publicitaria de Pascual, para trasladar a los competidores una oferta competidora respecto de un mismo producto, con presentación muy similar, y todo ello, justo después de realizarse dicha campaña y antes de que se consolidaran sus efectos o frutos.

Sin embargo, precisa el Supremo que las consecuencias de la actuación desleal no pueden ser las que fijó la sentencia de primera instancia, es decir, que la cesación de la competencia desleal no puede implicar una prohibición de utilizar en el mercado el término “Funciona” una vez transcurrido un plazo razonable en que pudo producir efectos la campaña publicitaria de Pascual. De ahí que se elimine de la condena la referencia a la prohibición impuesta a Don Simón consistente en que no empleara dicha expresión en lo sucesivo para designar el citado producto (leche y zumo de frutas) ya que, de lo contrario, se estaría reconociendo a Pascual un monopolio sobre el signo en cuestión que no le corresponde.

El recurso de casación analiza las infracciones marcarias con el mismo resultado desestimatorio que se alcanzó en la instancia. Para la Sala, el empleo por la demandada de la indicación “Funciona” junto a la marca notoria “Don Simón” en los envases de la bebida de leche y zumo de frutas que comercializa desde 2008 no genera en la mente del consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) una conexión o vínculo con las marcas de la demandante que equivalga a su evocación. Para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad, y la inexistencia de dicho vínculo, que fue lo que declaró la Audiencia, no ha sido combatida en casación.”

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  1. SARA REVERT GARIJO 25 nov 2014 | reply

    En referencia al caso de Pascual-funciona y de Don Simón-funciona me surgen una serie de dudas:

    En primer lugar considero llamativa la resolución del Tribunal Supremo. Etiendo que la empresa Pascual hizo una serie de esfuerzos para lanzar el producto “Pascual-funciona” y alcanzar una cuota de mercado del 40% en su momento (que tras todo lo estudiado interpreto que, tanto si se hubiese registrado como si no, podríamos decir que esta marca habría alcanzado notoriedad y que, en consecuencia, debería gozar de un determinado grado de protección. Pues tal y como recoge el artículo 8.2 de la Ley de Marcas, serían marcas notorias aquellos signos distintivos que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial).

    Por otro lado, y así lo reconocen las diferentes instancias que conocen del asunto, Don Simón se benefició del esfuerzo ajeno y actuó en contra del principio de buena fe regulado en el artículo 4 de la LCD. De este modo se puede decir que incurrió en actos de competencia desleal.

    Ante esta situación no entiendo por qué, el Tribunal Supremo acaba afirmando que existe competencia desleal por parte de la empresa Don Simón por lo que le condena al pago de una indemnización y sin embargo le permite que siga utilizando el término funciona que, tal y como hemos señalado anteriormente, los consumidores del sector habían identificado ya con la empresa Pascual.

    ¿Por qué la negativa a adjudicar el monopolio del término funciona a Pascual? ¿Por qué no proteger el signo distintivo funciona cuyo éxito e influencia en el mercado ha sido alcanzado por la empresa Pascual? Si se reconoce que existió un acto de competencia desleal por parte de la empresa Don Simón al usar el término Funciona para productos semejantes, ¿Cómo se permite que se siga utilizando ese término?

    Entiendo que hay que intentar poner el menor número de trabas al mercado, pero, en mi opinión se trata de un caso en el que, claramente, Don Simón ha decidido utilizar un arma que en ese momento estaba utilizando uno de sus mayores competidores en el mercado y que, en consecuencia se beneficia de un esfuerzo ajeno tipificado como acto de imitación regulado en el artículo 11 de la LCD.

    Por otra parte, el otro interrogante que me surge, gira en torne a la dificultad que a veces implica diferenciar qué tipo legal se corresponde con determinada situación que nos ocupe. En este caso, los actos de competencia desleal pueden corresponderse con los tipos específicos regulados en los artículos 5 a 18 de la LCD o ampararse bajo el ámbito de aplicación del artículo 4 que contiene la cláusula tipo. Entiendo que el artículo 4 no puede utilizarse como cajón de sastre puesto que tiene sus premisas o requisitos bien determinados, sin embargo me planteo que, cuando no sepamos bien si la conducta que nos ocupa puede no corresponderse con un tipo específico, qué problema hay en citar más de un artículo subsidiariamente o incluso, no citar ninguno, pues entiendo, que en base al principio iura novit curia, el juez debería conocer el derecho y, en consecuencia, resolver a pesar de que se haya incurrido en algún error.

    Un saludo =)

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