BIMBO vs PANRICO: el asunto “Doughnuts”

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No todo son malas noticias para PANRICO: el litigio que mantienen por distintas vías BIMBO y PANRICO desde 2006, en relación con la pretensión de la primera de inscribir en la OAMPI la marca “bimbo doughnuts” se acerca a su fin, toda vez que la semana pasada se conocieron las conclusiones del Abogado General en el seno del recurso de casación interpuesto por BIMBO ante el TJCE frente a la sentencia del Tribunal General que, de forma muy sucinta, proponen el rechazo de la casación y la la confirmación del la sentencia del Tribunal General que daba la razón a PANRICO y la OAMI, declarando la imposibilidad de la inscripción de la marca “biombo doughnuts” por la confusión con la marca previamente inscrita “dougnuts”, titularidad de PANRICO.

Antecedentes

Mediante el recurso de casación en el que el Abogado General ahora informa  BIMBO solicita que se anule la sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso que aquélla interpuso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de octubre de 2010, relativa a un procedimiento de oposición entre PANRICO y la propia BIMBO.

El 25 de mayo de 2006, la recurrente presentó en la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 y sucesivas modificaciones, que tenía por objeto el signo denominativo BIMBO DOUGHNUTS. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 30 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente «productos de pastelería y panadería, especialmente rosquillas». La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias el 16 de octubre de 2006.

El 16 de enero de 2007, Panrico formuló oposición al registro de la marca objeto de la solicitud mencionada sobre la base del artículo 42 del Reglamento nº 40/94. Dicha oposición se fundamentaba en la preexistencia de varias marcas, nacionales e internacionales, tanto denominativas como figurativas, entre las cuales estaba, en particular, la marca denominativa española DOGHNUTS, registrada el 18 de junio de 1994 para productos incluidos en la misma clase 30 y que corresponden a la descripción siguiente: «productos y preparaciones […] de pastelería […]; […], rosquillas de forma redonda […]». Los motivos invocados en apoyo de la oposición se basaban en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94.

El 25 de mayo de 2009, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición. Mediante la resolución controvertida la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI confirmó el análisis de la División de Oposición.

Mediante recurso presentado en la Secretaría el 13 de diciembre de 2010, la recurrente solicitó, con carácter principal, que se modificara la resolución controvertida y se estimara la solicitud de registro de la marca solicitada y, con carácter subsidiario, que se anulara la misma resolución citada. En apoyo de su recurso invocaba dos motivos, el segundo de los cuales se basaba en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. Con la sentencia recurrida, tras haber declarado la inadmisibilidad de la pretensión de que se modificara la resolución controvertida y el registro de la marca solicitada y haber desestimado en cuanto al fondo ambos motivos, el Tribunal General desestimó el recurso y condenó a la recurrente a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurrió la OAMI. Por lo que respecta al segundo motivo de recurso, mediante el cual la recurrente impugnaba la apreciación del riesgo de confusión efectuada por la Sala de Recurso, el Tribunal General, en primer lugar, confirmó que el público de referencia a efectos de dicha apreciación estaba compuesto por el consumidor español medio y que los productos en cuestión eran idénticos. En segundo lugar, por lo que concierne a la comparación entre los signos, el Tribunal General desestimó, por un lado, la alegación de la recurrente de que el término «doughnuts», en la marca solicitada, debía considerarse descriptivo y, por tanto, carente de carácter distintivo para el público español (apartados 57 a 74) y, por otro lado, la alegación de que el término «bimbo» tenía carácter dominante en dicha marca, toda vez que corresponde a una marca que goza de renombre en España (apartados 75 a 80). A tal efecto, el Tribunal General precisó que, aunque se determinara el carácter renombrado de la marca BIMBO, y, por tanto, la mayor relevancia en el interior de dicho signo del elemento que lo reproduce, tal extremo no bastaría para permitir que la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto se limitara únicamente a ese elemento, dado que el término «doughnuts» no podía en ningún caso considerarse irrelevante en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada. En tercer lugar, el Tribunal General confirmó la apreciación de la Sala de Recurso acerca de la existencia de un grado medio de similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto y la imposibilidad de proceder a una comparación desde el punto de vista conceptual. Por último, por lo que respecta a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General respondió a la alegación de la recurrente acerca del supuesto carácter dominante del elemento «bimbo» en la marca solicitada remitiéndose a la sentencia Medion del Tribunal de Justicia y precisando, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que «un riesgo de confusión puede existir para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo impugnado está constituido por la yuxtaposición, por un lado, de la denominación de la empresa del tercero y, por otro lado, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y este último, sin crear por sí solo la impresión de conjunto del signo compuesto, conserve en aquélla una posición distintiva y autónoma». El Tribunal General también constató que el elemento «doughnuts» ocupaba una posición distintiva y autónoma en el interior de la marca solicitada, ya que, por un lado, estaba «provisto de un carácter distintivo medio para la parte del público de referencia que no conoce la lengua inglesa» y por otro lado, al carecer de cualquier significado para dicho consumidor, no se fundía, en la marca solicitada, con el elemento «bimbo» en un «conjunto unitario» o en una «unidad lógica» con existencia propia, que permita identificar los productos en cuestión como «rosquillas producidas por la empresa Bimbo» (apartado 97). Sobre la base de dichas consideraciones, y habida cuenta, en particular, de la identidad de los productos en cuestión, del reducido nivel de atención del consumidor debido a la naturaleza de éstos así como de la similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto, el Tribunal General llegó a la conclusión de que la Sala de Recurso había actuado correctamente al considerar que en dicho caso existía un riesgo de confusión.

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de diciembre de 2012, la recurrente interpuso recurso de casación contra la referida sentencia. La recurrente solicita que se anule la sentencia recurrida, se estimen las pretensiones formuladas en la primera instancia relativas a la anulación de la resolución controvertida por haber sido adoptada infringiendo el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y se condene en costas a la OAMI. La OAMI y Panrico solicitan que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la recurrente. Los representantes de las partes fueron oídos en la vista celebrada el 7 de noviembre de 2013.

Cuestión debatida

La cuestión que, en esencia se debate, es si entre “doughnuts”, marca registrada anteriormente titularidad de PANRICO y “biombo doughnuts” marca de pretendida inscripción posterior, existe riesgo de confusión que justifique el rechazo o denegación de la inscripción de la segunda. A juicio de PANRICO, la OAMI, el Tribuna General y el Abogado General: sí.

Posición del Abogado General

El Abogado General propone la desestimación de la casación interpuesta por BIMBO, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“Pese a compartir la premisa de la que parte la recurrente, es decir que la sentencia Medion no autoriza ni a introducir una excepción al criterio de la impresión de conjunto generada por la marca compuesta ni a prescindir de una apreciación global del riesgo de confusión, considero no obstante infundadas las imputaciones que aquélla formula en esta parte de su único motivo de casación.

De una lectura completa –y no selectiva como propone la recurrente– de la sentencia recurrida se desprende en efecto que el Tribunal General no ha deducido la existencia de un riesgo de confusión de la mera constatación de que el elemento «doughnuts» ocupa, en la marca solicitada, una posición distintiva y autónoma, sino que se basó, a tal efecto, en una variedad de factores en el marco de una apreciación global, con arreglo a la jurisprudencia que cita en el apartado 51 de la sentencia.

 A diferencia de lo que afirma la recurrente, al comparar las marcas en cuestión, el Tribunal General tuvo en cuenta tanto el alegado carácter renombrado de la marca BIMBO, como el hecho de que ésta constituye el primero de los dos elementos de que está compuesta la marca solicitada. Bajo el primer punto de vista, pese a no excluir que la circunstancia de que el elemento de un signo compuesto esté constituido por una marca de renombre puede tener relevancia en la apreciación del peso relativo de los distintos componentes de dicho signo, precisó no obstante que ello no implica automáticamente que la comparación entre las marcas en conflicto deba ceñirse a tomar en consideración únicamente dicho elemento, si los demás componentes del signo no son irrelevantes en la impresión de conjunto que éste genera. (48) Bajo el segundo punto de vista, en los apartados 80, 83 y 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, aunque en la marca solicitada figura tras el elemento «bimbo», el elemento «doughnuts» era idóneo para llamar la atención del público español debido a su mayor longitud y al carácter inusual, en español, de la sucesión de las consonantes «ghn» y que por tanto debía tomarse en consideración al apreciar la similitud gráfica entre los signos en conflicto. Al respecto, el Tribunal de Justicia no es competente para controlar en casación dichas apreciaciones de carácter fáctico

El Tribunal General también tomó en consideración, a diferencia de lo que alega la recurrente, la circunstancia de que la marca anterior no se reproducía idénticamente en la marca solicitada, subrayando, en el apartado 82, que la única diferencia se refería a una letra, colocada en tercera posición en el interior de un término relativamente largo. También señaló que dicha diferencia no modificaba significativamente ni la longitud ni, desde el punto de vista fonético, la pronunciación del término en cuestión.

Por lo que respecta a la alegación de que el elemento «bimbo» no es únicamente una denominación social sino también una marca de renombre en España para los productos de que se trata, señalo que la recurrente no extrae ninguna consecuencia específica jurídicamente relevante. Mientras que de ese modo pretende diferenciar el presente supuesto del que fue objeto del procedimiento principal en el asunto Medion, observo que, en el sistema de la sentencia dictada en dicho asunto, el hecho de que la marca anterior se utilice en el signo compuesto de un tercero en combinación con su denominación social o con una marca de la que es titular no parece tener relevancia alguna. En efecto, por un lado, en el apartado 36 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia puso en el mismo plano los dos supuestos y, por otro lado, de las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprendía que, en el mercado de los productos de que se trata, estaba arraigado el uso de incorporar el nombre de la empresa en la marca, con la consecuencia de que ésta perdía su connotación típica de signo que distingue la empresa para asumir la de elemento de identificación del producto. (49)

 En el ámbito de la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General tuvo en cuenta el grado de similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto, que consideró mediano, la identidad de los productos (apartado 91), el carácter distintivo medio de la marca anterior (apartado 92) (apartados 95 a 97), la naturaleza de los productos en cuestión y el nivel más bien bajo de atención del público en el momento de la compra (apartado 99). Haciendo referencia a la totalidad de dichos factores y, en particular, a la similitud gráfica y fonética media entre los signos y a la identidad entre los productos, llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión.”

Y, ahora ¿qué?

Ahora habrá que esperar a que el TJUE resuelva la casación, mediante sentencia que será firme. En todo caso, teniendo en cuenta que entre el 80 y el 90 por ciento de las ocasiones el TJUE confirma el criterio del Abogado General, parece que la suerte está echada…veremos.

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